Mit typisch deutscher Akribie mischen sich der deutsche Gesetzgeber und die höchstrichterliche Rechtsprechung heutzutage zunehmend kontrollierend auch in die Alltagssprache ein. Konkret handelt es sich um einen Antrag der Axel Springer AG gegen die Stiftung Warentest als Inhaberin der Wort-Bild-Marke „test“ auf Löschung dieser Marke mit dem Argument, dass die Marke keine Verkehrsdurchsetzung aufweisen konnte.
Dem Antrag auf Löschung wurde vom Deutschen Marken- und Patentamt (DPMA) zunächst stattgegeben, vom Bundespatentgericht (BPatG) als Beschwerdegericht zurückgewiesen (Beschl. vom 27.6.2012 - 29 W (pat) 22/11, GRUR 2013, 388). Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nun im Rahmen einer zugelassenen Rechtsbeschwerde den Fall erneut anders bewertet (Beschl. vom 17.10.2013 Az. I ZB 65/12). Rechtlicher Hintergrund der Entscheidungen ist § 3 Markengesetz (MarkenG). Darin ist geregelt, dass u.a. auch einzelne Worte geschützt werden können. In § 8 Abs. 2 Ziff. 1, 2 und 3 MarkenG wird dann ein langer Katalog mit absoluten Schutzhindernissen definiert.
Von diesen Ausnahmen nach § 8 Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG wird erneut eine Ausnahme gemacht, denn sie finden keine Anwendung, wenn die Marke sich vor dem Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragung infolge ihrer Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (sogenannte Verkehrsdurchsetzung).
Die Wort-Bild-Marke „test“ ist nun laut BGH, insoweit noch in Übereinstimmung mit dem BPatG, für Testmagazine und Verbraucherinformationen sowie Veröffentlichung von Warentests und Dienstleistungsuntersuchungen eine beschreibende Angabe, weil sie den Inhalt der Druckschriften bezeichnet.
Das danach bestehende Schutzhindernis mangelnder Unterscheidungskraft kann durch Benutzung der Marke überwunden werden. Dieser Nachweis wurde aber laut Bundesgerichtshof, in Abweichung von der Entscheidung des Bundespatentgerichts, nicht erbracht. Bei der Auseinandersetzung ging es zentral um das Ergebnis eines Ende 2009 eingeholten Meinungsforschungsgutachtens. Danach sahen 43 Prozent der Befragten in dem Zeichen einen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen. Dies reicht laut BGH für die Annahme, das Wort-Bild-Zeichen habe sich beim allgemeinen Publikum als Marke durchgesetzt, nicht aus.
